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我国专利法第六十九条第（二）项规定，“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”，这种情形不视为侵犯专利权。该条款在专利侵权诉讼中被简称为先用权条款，是被控侵权人对专利权人的独占权进行抗辩的一个非常重要的条款。先用权产生的目的就是平衡先用权人和先申请人之间的利益，是公平原则的体现。由于我国是先申请制国家，发明人在将其研发的技术转化为专利申请之前往往需要尽可能地保守技术秘密，防止该技术被意外公开从而丧失新颖性和创造性，而这样做造成的后果必然是新的技术不能被及时推广应用从而使社会获得经济效益。为了鼓励新技术的尽快推广应用，设置先用权可以鼓励新技术尽快进入市场并经过市场检验，从而尽早地为社会带来经济效益。
我国专利法中关于先用权的条款只有一条，但是对其中每一个用词的理解，在法律学术界却存在着百家争鸣。笔者根据自身的理解，结合《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），就先用权条款中的“原有范围”、“必要准备”、“制造、使用”和“相同”这四个争论较大的概念提出个人的浅见。
一、关于“原有范围”
根据《解释》第十五条第四款的规定，先用权人将实施的专利技术转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张其实施行为属于在原有范围内继续实施的，该技术与原有企业一并转让或者承继的才能获得人民法院的支持。《〈最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释〉的理解与适用》中描述：“有意见认为，以‘事业目的’来界定生产规模过于严格，本文认为，先用权制度的设计初衷是弥补申请在先主义的不足，如果对于原有范围过宽解释，在一定程度上会影响专利申请制度，不利于技术的公开与推广。”从这里我们可以看出，最高人民法院支持以“事业目的”来限定生产规模，也就是先用权人原先计划的产业领域，这点与国外专利立法对先用权的行使范围界定较为相似，如日本专利法界定先用者继续实施的范围仅限于“原有的范围和事业目的的范围”[1]，德国专利法界定先用权的范围为有权为自身事业的需要在自己或他人的工厂或经营场所使用其发明[2]。
但是国外专利立法对“原有范围”的实施规模大多没有进行限定，而《解释》中明确指出“原有范围”包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。有学者认为量化标准过于严格，应当认定为，先用权人只要在专利申请日前在原事业领域范围内继续实施的，即使是扩大原生产规模，也不属于超出原有范围。笔者认为，先用权的设立是以专利申请日为起算点，在专利申请日前，专利权的拥有者和先用权人的地位是均等的，仅仅是技术方案的研究者，对技术方案并没有所有权属性，先用权期望保护的也仅仅是先用权人在申请日前的劳动成果，但是，当专利权的拥有者申请了专利，也即从申请日起，专利权的拥有者与先用权人的地位已经不平等，尤其是进一步，当该专利申请被公开后，先用权人已经可以知道该专利申请的存在，此时，如果继续扩大其实施规模，则主观上存在了侵权的故意，其扩大的生产规模是不应当被允许的，否则会严重损害专利权人的利益。
从上面的阐述我们可以看出，目前我国对先用权的使用范围倾向于限制性解释，这也与先用权的设置初衷相一致。先用权作为一种抗辩权，仅仅是对于侵犯专利权的一小部分人的补救性措施，是对先申请制度不足的一个弥补，如果过分扩大先用权的适用范围，则必然会导致对专利权人的利益造成损害。
二、关于“必要准备”
“必要准备”成立的标准主要包括两个要件，即“技术准备”和“生产准备”，智能型要素的准备可以看成是“技术准备”，实体性要素的准备可以看作“生产准备”[2]。
《解释》第十五条第二款规定：“有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。”其中（一）就属于“技术准备”，（二）属于“生产准备”。从《解释》可以看出，“必要准备”成立只要满足“技术准备”和“生产准备”之一即可。北京市高级人民法院的《专利侵权判定指南》中也作出了类似规定。有学者认为在智能性要素占重要地位的高科技产业中，技术投资在总投资中所占比例越来越大，由于已经完成的“技术准备”投资巨大，有理由相信在完成了“技术准备”和具有一定的生产能力的条件下，即完成了“必要准备”，也即仅仅满足“技术准备”就完成了“必要准备”[3]。
而目前学术界的主流观点是，“必要准备”成立应当同时满足“技术准备”和“生产准备”。笔者也认为这种观点较为恰当。先用权设立的目的是为了尽可能避免先用权人利益上的损失，而该利益上的损失主要应当指为工业生产付出的财产投资，如果仅仅完成了“技术准备”而没有进行任何“生产准备”，先用权人并没有开始大量准备原材料和工业设备，也即并没有造成先用权人大量的财产损失（在目前的高科技时代，先用权人进行的“技术准备”也会消耗其相当的财产，但是，相对于产业上的“生产准备”，在实验室阶段的财产损失毕竟只是很小的一部分），则不应当认定其完成了“必要准备”。而且，根据专利法第六十九条第（二）项的规定，完成了“必要准备”后在原有范围内继续制造、使用的不视为侵犯专利权，如果仅仅是“技术准备”，即《解释》规定的“已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件”，则很难仅仅根据图纸或者工艺文件去限定原有的可以量化的生产规模，从而无法与《解释》中规定的“包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模”遥相呼应。而如果仅仅是完成“生产准备”，则更加无法认定完成了“必要准备”。现在的专利申请绝大部分属于改进性发明创造，其技术方案的改进点往往并不在主要的设备或者主要的材料上，比如化学合成中采用不同的反应条件形成相同的产物，其主要设备或者主要材料完全相同，或者，对于一些化合物的修饰性的改进发明，其主要材料均是相同的，但是所采用的修饰成分不同，得到的是性质完全不相同的化合物，此时，即使是没有完成“技术准备”的群体也准备好了相同的主要设备或者主要材料，必然不可以将这一类群体的准备行为称为完成了“必要准备”。因此，笔者认为，所谓完成了“必要准备”，应当同时满足“技术准备”和“生产准备”，并且其主要的设备或者主要的材料应当与技术方案的核心部分相关。
从我国的科技发展现状来看，科研和生产在大部分情况下还是相分离的，有科研能力的公司往往不具有量产的能力，需要委托其他公司进行产品的生产，再由原科研公司进行销售等经济行为。此时，科研公司仅仅可能提供的是“技术准备”，而生产公司提供的仅仅是“生产准备”。这种情况常发生在涉及外观设计的案例上，设计公司往往不具备生产能力，需要委托生产公司进行生产，生产公司提供的仅仅是一个制造行为，如果没有后续的销售行为，不会对专利权人的市场利益造成影响，一般不会被控告侵权，因此，在很多情况下，被起诉的侵权人是具有销售行为的设计公司。由于设计公司仅仅能够完成“技术准备”，是不是在这种特殊情况下可以认为其完成了“必要准备”？笔者认为，此时应当将设计公司与生产公司的行为联合去考量，生产公司完成的是设计公司的委托，两者是委托关系，生产公司的制造行为实际上是代替设计公司的制造行为，因此，作为委托方的设计公司应当承担作为受托方的生产公司的侵权行为。此时，在生产公司进行了“生产准备”的情况下，结合设计公司的“技术准备”，才能判断设计公司是否完成了“必要准备”。
三、关于“制造、使用”
从法条字面上理解，“制造、使用”似乎应当只包括先用权人对产品的制造、对方法的使用，但是，这种理解过于片面。首先，先用权人不论是自己研制成该技术还是采用合法手段从专利权人手中获得该技术，其都是该技术的合法拥有者，应当同专利权人一样，对该专利技术具有相同的获利的权利。先用权设置的初衷就是保障先用权人获得利益的权利，避免造成不公平。先用权人制造产品、使用方法不是其最终目的，仅仅是制造产品、使用方法完全不能体现专利技术带给先用权人的获利权利，只有获得的产品能够为先用权人所使用、销售、许诺销售，为其带来足够的经济利益，才能实现先用权。
有学者认为进口行为不应当包括在实施行为内，该进口行为与先用者在申请日之前实施的有关技术没有任何关联。但笔者认为，先用权人可以使用专利技术方法，而并没有能力自行制备专用于该专利方法的设备，此时以合法的方式进口专用于该专利方法的设备也应当是允许的。
从另一个角度看，我国专利法第十一条与第六十九条是紧密联系在一起的，前者规定了专利法意义上的侵权行为，后者规定了这些侵权行为的例外情况。专利法第十一条穷尽了专利法意义上的侵权行为，即制造、使用、销售、许诺销售和进口五种行为，因此，专利法第六十九条规定的每一项不视为侵犯专利权的行为，应当是明示或暗示指代的是这五种行为，除非完全不可能发生的行为。比如专利法第六十九条第（三）项规定的在运输工具上使用专利技术，其只能是使用专利产品或者使用专利方法，第（四）项规定的情形中也只可能使用专利产品或者专利方法进行实验，第（五）项规定的情形中为行政审批目的完全不可能发生销售或许诺销售的行为，也即在这三项中均完全有可能不再发生其他侵权行为，而在第（二）项规定的情形中，先用权人在制造产品或者使用方法后，仍有可能发生使用、销售、许诺销售和进口的行为，因此，其隐含了这些行为的发生。
再者，根据专利法第六十九条第（一）项的规定，专利权人制造的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品经过售出后，再次使用、许诺销售、销售和进口该产品的，根据权利用尽原则，不再视为侵犯专利权。专利法第六十九条第（二）项中的先用权人可以分为两种类型：①独立研发出专利产品或专利方法的人，这种人与专利权人在该专利技术的研发上地位平等，法律行为必然相同；②以合法途径从专利权人处获得专利产品和专利方法的人，由于这种获得过程是在专利申请之前，其不是专利许可，但是完全可以等同专利权人在专利申请之前许可他人制造专利产品或者使用专利方法。因此，专利法第六十九条第（一）项和第（二）项中的行为人可以认为是等同的，既然行为人是等同的，其行为必然是可以相通的，既然在第（一）项规定的情形中被允许使用、许诺销售、销售和进口专利产品，那么在第（二）项规定的情形中行为人也应当可以进行这些法律行为。
既然先用权人可以销售、许诺销售专利产品，那获得该专利产品的第三人继续使用、销售、许诺销售和进口该产品的行为是否侵犯专利权人的专利权呢？笔者认为，首先，先用权制度是对制造专利产品和使用专利方法的先用权人的前期经济投入的一种补偿制度，避免先用权人在经济上的损失，其针对的先用权人的行为首先应当是制造专利产品和使用专利方法，而随后的使用、销售、许诺销售以及进口专利产品或者依照专利方法制造的产品，是制造行为所带来的进一步的获利行为，如果没有前期的制造行为或者制造准备，先用权人的损失就会不存在，也就不存在后面的使用、销售、许诺销售以及进口行为，因此，先用权人的存在前提是必须能够制造专利产品或者使用专利方法，而第三人仅仅是购买该专利产品，不存在制造专利产品或者使用专利方法的行为，其随后的行为不应当被免责。其次，根据《解释》第十五条第四款的规定，先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持。
可以看出，最高人民法院并不支持从先用权人处再次获得权利的权利人的侵权行为。既然专利权人的专利许可人都不允许在原有范围内进一步实施，第三人更加应当被禁止上述行为。也许有人会有疑问，如果不允许第三人的使用、销售、许诺销售以及进口行为，是否会影响第三人购买先用权人的产品，从而影响先用权人的利益。笔者认为，允许先用权人的销售等行为，已经可以为先用权人带来足够的经济利益，弥补其损失，第三人购买该产品完全可以出于自用的目的而非获利的目的，而第三人非获利目的地购买该产品后的后续行为必然不会造成专利侵权。
在技术方案的研发与生产相分离的情况下，当专利权人起诉生产单位因制造行为侵犯专利权时，生产单位可以先用权抗辩，而当专利权人起诉科研公司的销售行为侵权时，科研公司反而无法以先用权抗辩，这样对科研公司反而不利。笔者认为，科研公司与生产公司是一种委托关系，根据我国合同法的规定，委托合同的委托方对委托事务的结果具有赔偿责任，也即受托人的法律行为的结果由委托人承担，因此，对于侵犯专利权的行为，作为委托方的科研公司应当承担作为受托方的生产公司的侵权行为，而权利和义务是一体的，因此，其也应当享有先用权的抗辩权利。
四、关于“相同”
《解释》第七条规定，被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。即相同或者等同的产品或者方法均被认定侵权。但是，先用权制度中给出的可以抗辩的条件仅是能够制造相同的产品以及使用相同的方法，而将等同的产品或方法排除在抗辩权的范围之外。先用权是当专利权人起诉先用权人侵权的情况下才产生的，而专利权人完全可以针对与其产品不完全相同的等同产品提出侵权之诉，但是先用权人在这种情况下却不能以先用权抗辩，这对先用权人是非常不公平的。另外，也存在这种可能，专利权人以合法或者非法的手段从先用权人处获得技术方案，采用简单的等同特征替换，申请专利权，随后再起诉先用权人侵权，这会严重损害先用权人的利益，对整个社会的技术进步也会带来严重的损伤。因此，先用权中的产品或方法应当包括相同和等同两类[4]。
五、结语
随着专利申请数量的迅速增长，可以预见，在未来，专利侵权纠纷会愈演愈烈。先用权制度在专利侵权判决中具有十分重要的地位，是先用权人捍卫自己利益的法律武器。我们需要运用好先用权制度，既不能随意扩大其适用范围，影响专利权人的利益，也不能不合理地限制其应用，从而损害先用权人的权益。我国司法机关可以更加具体、明确地对先用权制度目前存在的诸多争议进行解释和说明，给出先用权制度最为恰当的适用范围，从而平衡先用权人和专利权人之间的权益。
（作者：国家知识产权局专利局光电技术发明审查部 周明新）
参考文献：
[1] 尹新天．专利权的保护[M]．北京：知识产权出版社，2005：31．
[2] 王凌红．先用权制度探析[J]．电子知识产权，2010（11）：92-96．
[3] 刘立春．论先用权中“必要准备”成立的标准[J]．电子知识产权，2012（7）：78-83．
[4] 张黎明．专利法上先用权的比较研究[D]．上海：华东政法大学，2012．
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